Úrskurðarnefnd

Úrskurðarnefndin hefur starfað frá árinu 2001. Hún sker aðeins úr deilum um lén á grundvelli regla ISNIC, einkum 8. kafla. Nefndin er skipuð 1-3 nefndarmönnum, eftir eðli máls, ásamt ritara. Stjórn ISNIC skipar nefndina.

Úrskurðir úrskurðarnefndar léna verða framvegis birtir hér.

Mál 1/2001

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 5. september 2001 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2001:

Með tölvubréfi, dagsettu 28. mars 2001, kærði Jón Ármann Steinsson, f.h. It.is félags, Hrísateig 8, Reykjavík, til úrskurðarnefndar þá ákvörðun Internets á Íslandi hf. 29. október 2000 að svipta félagið léninu "it.is" án þess að því væri gert viðvart.

Jón Ármann færir m.a. þau rök fyrir kærunni að með þessu móti hafi Internet á Íslandi hf. brugðist tilkynningarskyldu gagnvart kæranda, þ.e. It.is félagi. Tilkynning um yfirvofandi sviptingu lénsins hafi t.d. verið send á netfang kæranda, eftir að lénið hafi verið tekið úr sambandi. Þá hafi ábyrgðarbréf með tilkynningu um sviptinguna ekki verið sent á rétt heimilisfang kæranda eða fyrirsvarsmanna hans.

Ennfremur heldur Jón Ármann því fram að hann hafi, sem fyrirsvarsmaður kæranda, fengið rangar upplýsingar um stöðu lénsins "it.is" á skrifstofu Internets á Íslandi í byrjun nóvembermánaðar 2000. Starfsmaður á skrifstofunni hafi tjáð sér að "að allt væri í himnalagi með stöðu mála". Þessar röngu upplýsingar hafi síðan leitt til þess að kæranda hafi verið gert ókleift að endurheimta lénið sem þá hafi verið laust til umsóknar.

Eins og mál þetta er vaxið, telur úrskurðarnefnd óþarft að leita umsagnar gagnaðilans, Internets á Íslandi.

Samkvæmt i-lið í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" er úrskurðarvald úrskurðarnefndar léna einskorðað við að lén það, sem kæra beinist að, sé samhljóða vörumerki, er skrásett hefur verið sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, áður en léninu var úthlutað. Þar eð gögn þess máls, sem til úrskurðar er, bera það ekki með sér að kærandi hafi fengið orðmerkið "it" skrásett sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, áður en léninu var úthlutað til annars aðila, ber samkvæmt framansögðu að vísa málinu frá úrskurðarnefnd þegar af þeirri ástæðu.

Úrskurð þennan kváðu upp Eiríkur Tómasson, Tryggvi Þórhallsson og Elías Halldór Ágústsson, varamaður, í fjarveru Guðmundar Ragnars Guðmundssonar.

Úrskurðarorð:

Kæru It.is félags á hendur Interneti á Íslandi hf. er vísað frá úrskurðarnefnd léna.

Eiríkur Tómasson
Elías Halldór Ágústsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 2/2001

Ú R S K U R Ð U R

I

Hinn 4. desember 2001 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 2/2001:
Með bréfi frá 2. október 2001 kærði A&P Árnason ehf., f.h. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, Bandaríkjunum, til úrskurðarnefndar skráningu lénsins microsoft.is. Er þess krafist að lénið verði umskráð á kæranda og að kærða verði gert að greiða kostnað kæranda vegna kærugjalds til nefndarinnar.

Lénið microsoft.is var skráð á Benedikt Sveinsson, Háteigsvegi 2, 105 Reykjavík, hinn 16. janúar 2001 eftir umsókn þann sama dag.

II

Í kæru er því lýst að kærandi eigi skráð vörumerkið MICROSOFT (orðmerki) fyrir vörur í flokki nr. 9, 16, 38, 42 og 9 samkvæmt skráningum nr. 1041/1995, 1042/1995, 1043/1995, 1044/1995 og 749/1997.

Sjónarmið kæranda.

Kærandi byggir kæru sína á því að hann sé mjög vel þekkt félag er selji hugbúnað og tengdar vörur og þjónustu um allan heim, þar á meðal vörur til nota á veraldarvefnum og til að þróa hugbúnað fyrir veraldarvefinn, þjónustu á vefnum og upplýsingar. Hann hafi eytt miklum tíma og fé í að auglýsa og kynna vörumerkið MICROSOFT sem sé orðið heimsþekkt og njóti mikillar viðskiptavildar. Microsoft sé jafnframt firmanafn kæranda og njóti verndar sem slíkt.

Kærandi telur að kærði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins, hann hafi aldrei starfrækt fyrirtæki eða annað undir heitinu Microsoft né tengst því á nokkurn hátt og hann eigi engar skráningar á vörumerkinu. Notkun lénsins tengist ekki löglegri sölu á netinu á vörum eða þjónustu undir merkinu Microsoft í góðri trú. Sé slegið upp léninu microsoft.is komi fram upplýsingar um að síðan sé í vinnslu og að hún sé keyrð á Apache vefþjóni sem sé í samkeppni við vefþjónshugbúnað kæranda. Heimasíðan hafi því bein skaðleg áhrif á viðskiptavild merksins MICROSOFT. Ekki sé óvarlegt að ætla að kærði hafi haft vitneskju um uppruna Apache vefþjónsins þar sem hann starfi innan tölvugeirans. Kærði hafi því ekki verið í góðri trú er hann skráði lénið. Skráningin hafi þvert á móti verið til þess fallin að komast yfir þá miklu umferð á netinu sem tengist frægu vörumerki kæranda.

Sjónarmið kærða.

Úrskurðarnefnd leitaði umsagnar kærða, Benedikts Sveinssonar, sem kom á framfæri athugasemdum í tölvubréfi 1. nóvember sl.

Kærði upplýsir að hann starfi hjá Opnum kerfum hf. Hann sé sérfræðingur í Internet öryggismálum og sinni ráðgjöf fyrir banka og aðrar stofnanir. Hann sé því kunnugur hugbúnaði frá kæranda og hafi upprunalega verið ætlun hans að nota lénið til að koma upp síðu með upplýsingum um öryggismál sem tengist Microsoft hugbúnaði. Hann hafi ekki ætlað að vera með áróður gegn kæranda. Hann hafi í fyrstu reynt að keyra síðuna á vefþjóni frá Microsoft. Þar sem almennur áhugi sé fyrir að ráðast á og prófa öryggi á Internet miðlurum frá Microsoft hafi reynst þrautinni þyngri að halda vefþjóninum öruggum því mikið hafi verið um galla í honum. Hafi hann þá fært þjóninn yfir á Apache vefþjón sem keyri á Linux stýrikerfi og eftir það hafi árásirnar hætt næstum alveg.

III

Niðurstaða.

Samkvæmt grein 11.6. í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is úrskurðar úrskurðarnefnd léna á grundvelli eftirfarandi efnisreglna:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Eins og að framan greinir fékk kærandi á árinu 1995 skráð hér á landi vörumerkið MICROSOFT, sem er samhljóða léni kærða. Eru því fyrir hendi aðstæður þær er greinir í lið i) 11.6. greinar og ber að taka til athugunar hvort sjónarmið þau er greinir í liðum ii) og iii) í grein 11.6. eigi við í málinu.
Vörumerki kæranda, MICROSOFT, er vel þekkt hér á landi og hefur verið notað hér um langt skeið. Kærði er vel kunnugur Microsoft hugbúnaði. Hann hafði því vitneskju um það þegar hann sótti um lénið microsoft.is að það fæli í sér nafn kæranda. Hann var því ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins í skilningi liðar iii) greinar 11.6. í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is.

Í umsókn kærða um skráningu lénsins microsoft.is segir að á léninu verði í framtíðinni rekin upplýsingaveita fyrir notendur Microsoft á Íslandi. Rekin verði vefsíða sem kemur hjálplegum ábendingum til notenda, aðstoði við val á vörum frá Microsoft o.s.frv. Í bréfi til nefndarinnar greindi kærði frá því að upphafleg ætlun hans hafi verið að koma upp síðu með upplýsingum um öryggismál sem tengist Microsoft hugbúnaði.

Lögmætir hagsmunir til notkunar léns geta falist í notkun einstaklings á léni til almennrar kynningar eða til að koma skoðunum á framfæri með lögmætum og málefnalegum hætti. Hér háttar þannig til að kærandi selur þá vöru og þjónustu er um ræðir og á skráð vörumerki sem er samhljóða léninu.

Við þær aðstæður sem hér eru uppi telur nefndin að kærða beri að sýna fram á að hann hafi lögmæta hagsmuni af notkun sinni á léninu.

Notkun kærða á léninu hefur ekki verið í samræmi við þær upplýsingar er komu fram í umsókn en átta og hálfur mánuður liðu frá því lénið var skráð á kærða og þar til kærandi lagði fram kæru sína. Telur nefndin að við mat á því hvort kærði hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins verði að miða við notkun kærða á léninu fram til þess tíma að kæra var lögð fram. Kærði hefur heldur ekki sýnt fram á aðra hagsmuni, svo sem að hann hafi tengst heitinu microsoft með sérstökum hætti áður en hann fékk léninu úthlutað.

Með vísan til þess er að framan greinir telur úrskurðarnefndin að kærði hafi ekki sýnt fram á að hann hafi lögmæta hagsmuni til notkunar lénsins í skilningi liðar ii) 11.6. greinar reglna um skráningu léna og stjórnun á léninu .is. Ber því að umskrá lénið á kæranda að fullnægðum öðrum skilyrðum skráningar er greinir í reglum þessum.

Ekki er heimild í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is til að úrskurðarnefndin taki afstöðu til kröfu kæranda um að kærða skuli gert að greiða kostnað vegna kærugjalds.
Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, Tryggvi Þórhallsson og Elías Halldór Ágústsson.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið microsoft.is á nafn kæranda, Microsoft Corporation, að fullnægðum öðrum skilyrðum skráningar samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is.
Kröfu kæranda um greiðslu kostnaðar vegna kærugjalds er vísað frá úrskurðarnefnd léna.

Erla S. Árnadóttir
Elías Halldór Ágústsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 1/2003

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 7. júlí 2003 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2003:

Með bréfi, dagsettu 28. maí sl., kærði Hróbjartur Jónatansson hrl., f.h. Apple Computer Inc., til úrskurðarnefndar skráningu lénsins apple.is. Krefst kærandi þess að lénið verði umskráð á Öflun ehf.

Lénið apple.is var skráð á Aco Tæknival hf. 20. nóvember 2002 samkvæmt umsókn þess fyrirtækis. Með bréfi úrskurðarnefndar, dagsettu 11. júní sl., var fyrirtækinu gefinn kostur á að koma að athugasemdum sínum vegna kærunnar eigi síðar en 27. júní sl. Greinargerð Einars Þórs Sverrissonar hdl., f.h. fyrirtækisins, dagsett 24. júní sl., barst nefndinni innan þessa frests.

Kærandi færir þau rök fyrir kærunni að hann eigi skráð orðmerkið APPLE hér á landi. Í marsmánuði sl. hafi hann sagt upp samningum við Aco Tæknival hf., en þeir samningar hafi m.a. veitt því fyrirtæki, sem þáverandi dreifingaraðila fyrir Apple tölvur, hugbúnað og aðrar tölvutengdar vörur hér á landi, heimild til þess að nota vöru­merki og önnur auðkenni kæranda. Við uppsögn samninganna hafi þessi heimild Aco Tæknivals hf. hins vegar fallið niður, eins og skýrt sé kveðið á um í þeim.

Af hálfu Aco Tæknivals hf. er kröfu kæranda mótmælt, m.a. á þeirri forsendu að fyrirtækið hafi verið í samningssambandi við kæranda þegar umrætt lén var skráð á nafn þess. Fyrirtækið hafi því verið í fullum rétti til þess að fá lénið skráð á þeim tíma og þar af leiðandi verið í góðri trú þegar sótt var um skráninguna og hún fór fram. Meðal annars af þeirri ástæðu bresti úrskurðarnefnd vald til þess að verða við kröfu kæranda.

Samkvæmt grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is eru eftirgreind skilyrði sett fyrir úrskurðar­valdi úrskurðarnefndar léna:

  1. lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Vegna þess að skilyrðin þrjú eru tengd með samtengingunni 'og' þurfa þau öll að vera til staðar til þess að úrskurðarnefnd geti mælt fyrir um umskráningu léns.

Upplýst er að vörumerkið APPLE var skráð sem orðmerki á nafn kæranda hjá Einkaleyfastofunni þegar Aco Tæknival hf. var úthlutað léninu apple.is. Ennfremur liggur fyrir að samningar kæranda og þess fyrirtækis voru í fullu gildi í nóvembermánuði 2002 þegar það sótti um skráningu lénsins á sitt nafn. Þar með er ljóst að fyrirtækið var í góðri trú um rétt sinn yfir léninu á því tímamarki, en við það er miðað samkvæmt skýru og ótvíræðu orðalagi iii-liðar í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu .is. Þegar af þeirri ástæðu brestur úrskurðarnefnd vald til þess að verða við kröfu kæranda og mæla fyrir um umskráningu lénsins apple.is.

Samkvæmt framansögðu er ekki tekin afstaða til þess í úrskurði þessum hvort Aco Tæknival hf. hefur glatað rétti yfir léninu eftir að það var skráð á nafn þess.

Úrskurðinn kváðu upp Eiríkur Tómasson, Tryggvi Þórhallsson og Elías Halldór Ágústsson, varamaður, í fjarveru Guðmundar Ragnars Guðmundssonar.

Úrskurðarorð:

Krafa Apple Computer Inc. á hendur Aco Tæknivali hf., þess efnis að lénið apple.is verði umskráð á nafn Öflunar ehf., er ekki tekin til greina.

Eiríkur Tómasson
Elías Halldór Ágústsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 1/2005

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 14. júní 2005 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2005:

Með bréfi, dagsettu 6. maí sl., kærði Einar Þór Sverrisson hdl., f.h. Helga Hermannssonar, vegna einkafyrirtækis hans, H.M.M., hljómplötuverslunar, til úrskurðarnefndar skráningu lénsins "sirkus.is". Krefst kærandi þess að lénið verði umskráð á einkafyrirtækið H.M.M., hljómplötuverslun, eða hann sjálfan.

Léninu "sirkus.is" var úthlutað Íslenska sjónvarpsfélaginu hf. 13. apríl sl. samkvæmt umsókn þess fyrirtækis. Með bréfi úrskurðarnefndar, dagsettu 12. maí sl., var fyrirtækinu gefinn kostur á að koma að athugasemdum sínum vegna kærunnar eigi síðar en 20. maí sl. Greinargerð fyrirtækisins, dagsett 17. maí sl., barst nefndinni innan þess frests.

Kærandi færir tvenns konar rök fyrir kæru sinni. Í fyrsta lagi hafi hann sótt um skráningu lénsins "sirkus.is" á undan Íslenska sjónvarpsfélaginu hf. Hafi hann greitt skráningargjald af persónulegum bankareikningi sínum innan tilskilins frests, en engu að síður hafi skráningu lénsins verið hafnað, að því er virðist fyrir mistök. Samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" sé meginreglan sú að sá, sem fyrstur sækir um skráningu léns, skuli fá hana. Telur kærandi að þar sem hann hafi greitt fyrir lénið hafi skilyrði skráningar samkvæmt reglunum verið með öllu uppfyllt og því hafi borið að skrá lénið á hann, en ekki núverandi rétthafa þess, Íslenska sjónvarpsfélagið hf. Í annan stað hafi kærandi sótt um skráningu orð- og myndmerkisins "SIRKUS" hjá Einkaleyfastofu 4. apríl sl. Eftir að umsókn kæranda um skráningu lénsins "sirkus.is" hafði verið hafnað, eins og gerð er grein fyrir hér að framan, hafi Íslenska sjónvarpsfélagið hf., fyrrverandi vinnuveitandi kæranda, sótt strax um skráningu á léninu og hafi það verið skráð á það fyrirtæki 13. apríl sl. Nokkru síðar hafi kærandi verið skráður sem rétthafi fyrrgreinds orð- og myndmerkis hjá Einkaleyfastofu. Það að skrá lénið "sirkus.is" á Íslenska sjónvarpsfélagið hf. við þessar aðstæður sé brot á grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is".

Af hálfu Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. er kröfu kæranda mótmælt, m.a. á þeirri forsendu að fyrirtækið telji sig lögmætan rétthafa lénsins "sirkus.is" í kjölfar skráningar þess 13. apríl sl., enda hafi við skráninguna verið farið í öllu að reglum þar að lútandi. Þá hafi fyrirtækið lögmæta hagsmuni af því að vera skráð fyrir léninu og jafnframt sé ágreiningur milli aðila þessa máls um eignarhald á viðskiptahugmynd undir heitinu "Sirkus".

Með bréfi, dagsettu 25. maí sl., lét lögmaður kæranda úrskurðarnefnd í té viðbótarupplýsingar vegna kæru umbjóðanda hans. Úrskurðarnefnd hefur jafnframt aflað upplýsinga um það, hvernig staðið var að umsókn kæranda um skráningu lénsins "sirkus.is" og höfnun þeirrar umsóknar af hálfu Internets á Íslandi hf., ISNIC, svo og hvenær vörumerkið "SIRKUS" var skráð hjá Einkaleyfastofu.

Niðurstaða

Í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is", þar sem kveðið er á um úrskurðarvald úrskurðarnefndar léna, segir orðrétt: "Úrskurðarnefnd úrskurðar aðeins í kærum á grundvelli eftirfarandi efnisreglna auk úthlutunarreglna ISNIC:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Fyrra kæruatriðið, sem til úrlausnar er í þessu máli, lýtur að því hvort farið hafi verið eftir úthlutunarreglum ISNIC þegar umsókn kæranda um skráningu lénsins "sirkus.is" var hafnað. Fyrir liggur að upphaflega var sótt um skráningu þessa léns á nafn H.M.M., hljómplötuverslunar, hinn 29. mars sl. Daginn eftir, 30. mars sl., var umsækjanda, sem var annar en kærandi, tilkynnt að greiða yrði stofngjald vegna skráningar lénsins fyrir fram. Þar sem það var ekki gert var umsókninni hafnað 1. apríl sl., en umsækjanda jafnframt tilkynnt að unnt væri að greiða stofngjaldið og senda síðan inn nýja umsókn um skráningu lénsins. Ný umsókn um skráningu lénsins á einkafyrirtæki kæranda, H.M.M., hljómplötuverslun, var send 1. apríl sl. Umsækjandi var sem fyrr sagður Hermann Páll Jónsson, en nafns kæranda er hvergi getið í umsókninni. Hinn 4. apríl sl. var umsækjanda tilkynnt að greiða yrði stofngjald fyrir fram og hefði það ekki verið gert daginn eftir, 5. apríl sl., yrði umsókninni hafnað. Í tilkynningunni er tekið fram að sé greitt á bankareikning ISNIC þurfi einnig að senda tölvupóst á tiltekið netfang og tilgreina m.a. það lén sem verið er að greiða fyrir. Hinn 6. apríl sl. var umsækjanda síðan tilkynnt að umsókninni hefði verið hafnað. Hinn 5. apríl sl. hafði ISNIC borist greiðsla, að fjárhæð kr. 12.450, sem samsvaraði upphæð stofngjalds fyrir skráningu léns, frá kæranda sjálfum. Greiðslan var í formi millifærslu úr bankareikningi kæranda og á bankareikning ISNIC. Greiðslunni fylgdi engin önnur skýring en nafn kæranda, Helga Steinars Hermannssonar.

Í grein 2.1 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" segir orðrétt: "Umsækjandi sem óskar eftir að fá úthlutað léni skal senda umsókn til ISNIC ásamt greiðslu á stofngjaldi." Samkvæmt þessu var ISNIC rétt að setja það að skilyrði fyrir skráningu lénsins "sirkus.is" að staðið yrði skil á stofngjaldi fyrir skráningu þess innan tiltekins tíma. Þótt kærandi hafi samkvæmt framansögðu millifært í tæka tíð fjárhæð, sem svaraði til stofngjaldsins, úr eigin reikningi á reikning ISNIC fylgdu þeirri greiðslu engar skýringar af hans hálfu, aðrar en þær að greiðslan var auðkennd nafni hans sjálfs. Þar eð kærandi var ekki umsækjandi um skráningu lénsins né var sótt um skráningu þess fyrir hans hönd, heldur einkafyrirtækis hans, sem ekki er þó kennt við hann, heldur ber annað heiti, verður ekki talið að hann hafi staðið skil á stofngjaldinu með viðhlítandi hætti. Ber í því sambandi að líta til þess að iðulega eru stofngjöld vegna nýskráningar léna greidd fyrir fram og því ógerlegt fyrir starfsmenn ISNIC að átta sig á því, í þessu tilviki, að kærandi væri að greiða stofngjald fyrir skráningu lénsins "sirkus.is", sem Hermann Páll Jónsson hafði sótt um, fyrir hönd H.M.M., hljómplötuverslunar. Úrskurðarnefnd telur því að ISNIC hafi verið rétt að hafna umsókn um umrætt lén, eins og á stóð. Þótt umsækjandanum, Hermanni Páli Jónssyni, hafi verið tilkynnt um það 6. apríl sl. að umsókninni hefði verið hafnað verður ekki séð að nein andmæli eða athugasemdir hafi borist frá honum né kæranda sjálfum, fyrr en eftir að léninu hafði verið úthlutað til Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. hinn 13. apríl sl. Af þeim sökum og með vísun til þess, sem að framan greinir, er ekki unnt að taka til greina kröfu kæranda um að lénið verði umskráð á nafn einkafyrirtækis hans eða hans sjálfs á þeim grundvelli að úthlutunarreglur ISNIC hafi verið brotnar.

Fyrsta skilyrðið, sem samkvæmt grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" verður að vera fyrir hendi til þess að úrskurðarnefnd geti mælt fyrir um umskráningu léns, er að lénið sé "eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað". Með öðrum orðum er það gert hér að skilyrði að sams konar orðmerki og lén, sem úthlutað hefur verið, hafi verið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, áður en léninu var úthlutað. Samkvæmt því nægir ekki að umsókn um skráningu orðmerkis sem vörumerkis hafi verið lögð fram, áður en léninu var úthlutað, heldur verður skráning þess að hafa farið fram fyrir þann tíma.

Fyrir liggur að kærandi sótti um skráningu vörumerkisins "SIRKUS" hjá Einkaleyfastofu 4. apríl sl. Hins vegar hafði það merki ekki verið skráð sem vörumerki á hans nafn skv. 21. gr. laga nr. 78/1993 um vörumerki þegar léninu "sirkus.is" var úthlutað til Íslenska sjónvarpsfélagsins 13. apríl sl. Var það ekki gert fyrr en 6. maí sl. Þegar af þeirri ástæðu brestur úrskurðarnefnd vald til þess að verða við kröfu kæranda og mæla fyrir um umskráningu lénsins "sirkus.is" á grundvelli þeirra efnisreglna sem kveðið er á um í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is".

Með skírskotun til þess, sem rakið hefur verið, er ekki tekin afstaða til þess í úrskurði þessum hvort Íslenska sjónvarpsfélagið hf. hafi glatað rétti yfir hinu umdeilda léni af öðrum ástæðum en að framan greinir.

Úrskurðinn kváðu upp Eiríkur Tómasson, Guðmundur Ragnar Guðmundsson og Tryggvi Þórhallsson.

Úrskurðarorð:

Krafa Helga Hermannssonar á hendur Íslenska sjónvarpsfélaginu hf., þess efnis að lénið "sirkus.is" verði umskráð á einkafyrirtæki hans, H.M.M., hljómplötuverslun, eða hann sjálfan, er ekki tekin til greina.

Eiríkur Tómasson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 2/2005

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 22. júní 2005 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 2/2005:

Með bréfi, dagsettu 6. maí sl., kærði Andri Árnason hrl., f.h. DaimlerChrysler AG, til úrskurðarnefndar skráningu lénsins "mercedes.is". Krefst kærandi þess að lénið verði umskráð á hann.

Léninu "mercedes.is" var upphaflega úthlutað til Halldórs Baldvinssonar 25. febrúar 2003 og framseldi hann lénið til Master ehf. 20. ágúst 2004. Með bréfi úrskurðarnefndar, dagsettu 18. maí sl., var því fyrirtæki gefinn kostur á að koma að athugasemdum sínum vegna kærunnar eigi síðar en 27. maí sl. Af hálfu fyrirtækisins var farið fram á frekari frest til andmæla og var því veittur lokafrestur í því skyni til 10. júní sl. Þann dag barst greinargerð frá Margréti Einarsdóttur hdl., f.h. fyrirtækisins, sem dagsett er samdægurs.

Kærandi tekur fram í kæru sinni að hann framleiði og selji Mercedes Benz bifreiðar. Hafi hann um langt árabil verið skráður eigandi vörumerkisins (orðmerkisins) "MERCEDES" hér á landi. Á síðasta ári hafi hann fengið vitneskju um að Master ehf., sem rekur bílasölu, hafi notað vörumerki kæranda í markaðsskyni, þ. á m. með því að nota lénið "mercedes.is" og öll netföng sem enda á því léni. Þessi notkun hafi m.a. verið með þeim hætti að neytendur hafi mátt ætla að fyrirtækið sé umboðsaðili kæranda hér á landi, en engum slíkum tengslum sé fyrir að fara milli aðilanna tveggja. Vegna þessa kveðst kærandi hafa haft samband við Halldór Baldvinsson, sem á þeim tíma var skráður fyrir léninu "mercedes.is", og vakið athygli hans á því að þessi notkun á vörumerkjunum sé ólögmæt. Hafi þess verið farið á leit að notkuninni yrði hætt, en engin formleg viðbrögð hafi hins vegar borist. Eftir að Master ehf. öðlaðist rétt yfir umræddu léni hafi enn á ný verið vakin athygli á því að notkun fyrirtækisins á vörumerkjum kæranda væri ólögmæt og þess krafist að hún yrði þegar í stað stöðvuð. Þrátt fyrir það hafi fyrirtækið ekki látið af notkuninni og ekki heldur fengist til þess að umskrá lénið á nafn kæranda. Í kærunni er bent á að undir léninu "mercedes.is" sé ekki að finna neinar upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins aðrar en þær að vefsíða þess sé nú "masterbill.is". Með skírskotun til þess, sem gerð er grein fyrir hér að framan, telur kærandi að öll skilyrði, sem talin eru upp í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is", séu fyrir hendi. Því beri að umskrá lénið "mercedes.is" á nafn hans.

Af hálfu Master ehf. er kröfu kæranda mótmælt og þess krafist að henni verði hafnað. Því til stuðnings er m.a. bent á að Halldór Baldvinsson, sem sé annar eigandi fyrirtækisins, hafi verið umsvifamesti innflytjandi Mercedes Benz bifreiða hingað til lands um árabil. Halldóri hafi upphaflega verið úthlutað léninu "mercedes.is" og hafi hann notað heimasíðu á því léni til að kynna og auglýsa starfsemi sína. Haustið 2004 hafi nýir aðilar keypt þennan rekstur Halldórs og stofnað einkahlutafélagið Master ehf. um þann rekstur ásamt Halldóri. Honum hafi þó fljótlega orðið ljóst að hinir nýju eigendur höfðu aðrar rekstrarhugmyndir en hann, þar sem þeir hugðust einbeita sér að innflutningi annarra lúxusbílategunda en Mercedes Benz. Hafi svo farið að lokum að hann og annar maður hafi keypt aðra eigendur út úr Master ehf. Hafi innflutningur og sala Mercedes Benz bifreiða síðan farið stigvaxandi á vegum fyrirtækisins. Á meðan fyrirtækið var að stærstum hluta í eigu fyrri eigenda hafi lénið "mercedes.is" verið "lagt á hilluna um nokkurra mánaða skeið" og Halldór þá sett upp nýja heimasíðu undir léninu "masterbill.is". Nú sé hins vegar byrjað að nota lénið "mercedes.is" á nýjan leik og sé það liður í markaðssókn fyrirtækisins til að auka innflutning og sölu á Mercedes Benz bifreiðum. Undir léninu sé nú að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar um fyrirtækið og þær bifreiðar sem það hafi til sölu. Enginn vafi leiki á því að Master ehf. hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins "mercedes.is", þar sem fyrirtækið sé umsvifamikið í innflutningi nýrra og notaðra Mercedes Benz bifreiða hér á landi. Þannig sé lénið notað til kynningar og auglýsingar á vöru sem fyrirtækið hafi til sölu. Ekki skipti máli í þessu sambandi þótt fyrirtækið hafi um skeið einungis notað lénið til að vísa á aðra heimasíðu í eigu þess. Í rauninni þurfi fyrirtækið ekki að sýna fram á að það hafi lögvarða hagsmuni af notkun lénsins, heldur nægi að Halldór Baldvinsson, sem fékk því upphaflega úthlutað, hafi á sínum tíma haft lögvarða hagmuni af notkun þess, þar sem hann sé sá sem lénið skráði í skilningi ii-liðar greinar 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is". Loks er því haldið fram af hálfu Master ehf. að Halldór Baldvinsson hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins í merkingu iii-liðar greinar 11.6 þegar hann skráði það og sama eigi við um fyrirtækið eftir að það fékk lénið framselt. Innan Evrópska efnahagssvæðisins megi hver sem er selja Mercedes Benz bifreiðar og þurfi ekki leyfi framleiðanda, þ.e. kæranda, til þess. Af heimild til að selja bifreiðar leiði réttur seljanda til að auglýsa þær, en útilokað sé að auglýsa umræddar bifreiðar án þess að nota til þess vörumerkið "MERCEDES". Hluti af því sé lénið "mercedes.is".

Úrskurðarnefnd hefur kynnt sér hvernig lénið "mercedes.is" var notað haustið 2004, eftir að það var framselt til Master ehf., og jafnframt hvernig það er notað nú. Á heimasíðu lénsins voru haustið 2004 auglýstar og kynntar aðrar bifreiðategundir en Mercedes Benz og um þessar mundir vísar lénið sjálfkrafa á heimasíðu, sem tengist öðru léni, "masterbill.is", þar sem einnig er að finna upplýsingar um aðrar bifreiðategundir en Mercedes Benz.

Niðurstaða

Samkvæmt grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" eru eftirgreind skilyrði sett fyrir úrskurðarvaldi úrskurðarnefndar léna, að því er tekur til ágreinings um það hvort efnisreglur hafi verið brotnar við úthlutun léns:

  1. lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Upplýst er og óumdeilt í máli þessu að kærandi er eigandi að vörumerkinu "MERCEDES" sem var skráð hjá Einkaleyfastofu þegar Halldór Baldvinsson fékk upphaflega úthlutað léninu "mercedes.is" 25. febrúar 2003 og þegar það var síðar framselt til Master ehf. 20. ágúst 2004. Skilyrði liðar i í grein 11.6 er því fullnægt. Af þeim sökum þarf að taka til úrlausnar hvort síðari tvö skilyrði málsgreinarinnar séu fyrir hendi, eins og málsatvikum er háttað.

Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir orðrétt:

"Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:

  1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
  2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum."

Hér er mælt fyrir um inntak vörumerkjaréttar. Þótt frá þessum víðtæka rétti vörumerkjahafa séu gerðar undantekningar í lögum nr. 45/1997 er það álit úrskurðarnefndar, með vísun til þessa réttar, að sá, sem fengið hefur skráð sams konar lén og orðmerki, er nýtur réttarverndar sem vörumerki, verði að sýna fram á að umrædd tvö skilyrði séu ekki fyrir hendi. Með öðrum orðum verði hann að færa sönnur á að hann hafi annaðhvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Vörumerki kæranda, "MERCEDES", er vel þekkt og hefur það verið skráð og notað hér á landi um áratugaskeið. Jafnt Halldóri Baldvinssyni sem öðrum fyrirsvarsmönnum Master ehf. hlýtur að hafa verið kunnugt um eignarhald kæranda á vörumerkinu eða að minnsta kosti hefði verið auðvelt fyrir þá að ganga úr skugga um það, áður en sótt var um skráningu lénsins "mercedes.is". Átti þeim þannig að vera ljóst að þeir þyrftu að sýna fram á sérstakar ástæður fyrir rétti sínum til notkunar lénsins ef á reyndi gagnvart kæranda.

Fyrir liggur að hvorki af hálfu Halldórs Baldvinssonar né Master ehf. var leitað eftir heimild kæranda til að fá umrætt lén skráð. Ekki er heldur um það að ræða að samningssamband hafi verið á milli þessara aðila og kæranda um not vörumerkisins "MERCEDES" eða skráningu léns með sama heiti. Með vísun til þessa verður ekki talið að Halldór og Master ehf. hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins í skilningi liðar iii í grein 11.6 þegar það var skráð.

Meðal annars af hinum víðtæka rétti vörumerkjahafa leiðir að skýra ber áskilnað liðar ii í grein 11.6 um lögmæt not af léni á þann veg að sá, sem fær lén skráð til nota í atvinnustarfsemi, verði að hafa lögmæta hagsmuni af notkun sinni á því sem ekki ganga gegn lögvörðum hagsmunum eiganda að sams konar vörumerki. Eins og mál það, sem hér er til úrlausnar, er vaxið skiptir ekki máli í þessu sambandi þótt sá, sem upphaflega hefur fengið léni úthlutað, hafi haft lögmæta hagsmuni af notkun lénsins á sínum tíma, ef sá, sem síðar hefur fengið það framselt, getur ekki sýnt fram á lögmæta notkun lénsins af sinni hálfu.

Upplýst er í máli þessu að eftir að Master ehf. fékk lénið "mercedes.is" framselt hafa á heimasíðu þess og síðar á tengdri heimasíðu verið auglýstar og kynntar aðrar bifreiðategundir en Mercedes Benz bifreiðar - tegundir sem augljóslega eru fluttar inn og seldar hér á landi í samkeppni við þá sem flytja inn og selja Mercedes Benz bifreiðar. Einnig verður að fallast á það sjónarmið kæranda að með því að nota umrætt lén, sem er sams konar og vörumerki kæranda, sé gefið til kynna að einhvers konar samningssamband sé á milli aðila þessa máls, þótt svo sé ekki. Af hálfu Master ehf. hafa heldur ekki verið færð viðhlítandi rök fyrir því að lénið hafi verið notað á þann hátt að ekki brjóti í bága við hagsmuni kæranda.

Með vísun til alls þess, sem að framan greinir, er það niðurstaða úrskurðarnefndar að af hálfu Master ehf. hafi ekki verið sýnt fram á að fyrirtækið hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins "mercedes.is", sbr. lið ii í grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is", né heldur að fyrirsvarmenn fyrirtækisins og Halldór Baldvinsson hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins, sbr. lið iii í málsgreininni. Ber því að umskrá lénið á kæranda, að uppfylltum öðrum skilyrðum skráningar samkvæmt reglunum.

Úrskurðinn kváðu upp Eiríkur Tómasson, Guðmundur Ragnar Guðmundsson og Tryggvi Þórhallsson.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið "mercedes.is" á nafn kæranda, DaimlerChrysler AG, að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is".

Eiríkur Tómasson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 3/2005

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 14. júní 2005 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 3/2005:

Með bréfi, dagsettu 17. maí sl., kærði Þórður Bogason hdl., f.h. MúsíkNets ehf., til úrskurðarnefndar skráningu lénsins "tónlist.is". Krefst kærandi þess að lénið verði umskráð á hann.

Léninu "tónlist.is" var úthlutað Hauki Vagnssyni 24. febrúar sl. samkvæmt umsókn hans. Eins og málsatvikum er háttað, þykir ekki ástæða til þess að gefa honum kost á að koma að athugasemdum sínum vegna kærunnar, áður en úrskurður er kveðinn upp í máli þessu.

Kærandi færir m.a. þau rök fyrir kæru sinni að hann hafi eignast lénið "tonlist.is" hinn 12. febrúar 2003. Skömmu síðar hafi hafist rekstur rafrænnar tónlistarþjónustu fyrir almenning á þessu léni. Kveðst kærandi hafa eytt miklum tíma og fé í að auglýsa og kynna lénið. Þá eigi hann jafnframt lénið "tonlist.com" og reki þar sams konar starfsemi fyrir alþjóðlegan markað. Þrátt fyrir að kærandi eigi ekki skráð vörumerkið "tonlist.is" beri að líta til þess að vörumerkið og vefsíða hans undir því heiti sé vel þekkt hér á landi. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki stofnist vörumerkjaréttur ekki eingöngu með skráningu vörumerkis, sbr. 1. tölul., heldur einnig með notkun vörumerkis, sem er og hefur verið notað hér á landi, sbr. 2. tölul. Vernd vörumerkis, sem fengin er með notkun, sé efnislega hin sama og vernd skráðra merkja. Með hliðsjón af því, sem rakið hefur verið, telur kærandi að fyrir hendi séu aðstæður þær, sem greinir í lið 1) 11.6 greinar reglna um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is", til þess að mæla fyrir um umskráningu lénsins "tónlist.is".

Niðurstaða

Samkvæmt grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu " .is" eru eftirgreind skilyrði sett fyrir úrskurðarvaldi úrskurðarnefndar léna, að því er tekur til ágreinings um það hvort efnisreglur hafi verið brotnar við úthlutun léns:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Fyrsta skilyrðið, sem verður að vera fyrir hendi til þess að úrskurðarnefnd geti mælt fyrir um umskráningu léns samkvæmt greininni, er að lénið sé "eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað". Með öðrum orðum er það gert hér að skilyrði að sams konar orðmerki og lén, sem úthlutað hefur verið, hafi verið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, áður en léninu var úthlutað. Samkvæmt því nægir ekki að orðmerki hafi öðlast rétt sem vörumerki með notkun skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, áður en léninu var úthlutað, heldur verður skráning þess skv. 21. gr. sömu laga að hafa farið fram fyrir þann tíma.

Upplýst er að kærandi hefur ekki fengið skráð vörumerkið "tonlist.is" eða sambærileg vörumerki hjá Einkaleyfastofu. Þegar af þeirri ástæðu brestur úrskurðarnefnd vald til þess að verða við kröfu hans og mæla fyrir um umskráningu lénsins "tónlist.is".

Með skírskotun til þess, sem rakið hefur verið, er ekki tekin afstaða til þess í úrskurði þessum hvort rétthafi lénsins "tónlist.is" hafi glatað rétti yfir því af öðrum ástæðum en þeirri sem að framan greinir.

Úrskurðinn kváðu upp Eiríkur Tómasson, Guðmundur Ragnar Guðmundsson og Tryggvi Þórhallsson.

Úrskurðarorð:

Krafa MúsíkNets ehf. á hendur Hauki Vagnssyni, þess efnis að lénið "tónlist.is" verði umskráð á fyrirtækið, er ekki tekin til greina.

Eiríkur Tómasson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 1/2007

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 2. febrúar 2007 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2007:

Með ódagsettu bréfi, sem barst ritara úrskurðarnefndar 19. desember sl., kærði Örn Þór slf., f.h. Japan Tobacco Inc., til nefndarinnar skráningu lénsins "winston.is". Krefst kærandi þess að lénið verði umskráð á hann og að kærða, þ.e. Markauglýsingum-Exanada ehf., verði gert að greiða kostnað vegna kærugjalds til nefndarinnar.

Léninu "winston.is" var úthlutað til Markauglýsinga-Exanada 24. janúar 2006. Með ábyrgðarbréfi, dagsettu 4. janúar sl., var því fyrirtæki gefinn kostur á að koma athugasemdum sínum vegna kærunnar á framfæri við úrskurðarnefnd eigi síðar en 20. janúar sl. Þrátt fyrir það hafa engar athugasemdir eða andmæli borist frá fyrirtækinu í tilefni af kærunni.

Kærandi tekur fram í kæru sinni að hann hafi allt frá árinu 1957 verið skráður eigandi vörumerkisins (orðmerkisins) "WINSTON" hér á landi. Sé það vörumerki frægt um allan heim og tengi það flestir vöru kæranda. Hafi hann oft og iðulega auglýst og kynnt vöru sína undir þessu heiti. Ennfremur er á það bent að ekki verði séð að Markauglýsingar-Exanada hafi neinn áhuga á léninu sem slíku og að fyrirsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki verið í góðri trú þegar léninu var úthlutað til þess. Því til sönnunar hafi enn ekki verið sett upp vefsíða á léninu, heldur sé þar að finna tilvísun í vörumerkið "WINSTON" án leyfis kæranda sem eiganda þess.

Úrskurðarnefnd hefur staðreynt að á léninu "winston.is" er að finna svohljóðandi yfirlýsingu: "Vefauglýsingafyrirtækið Exanada mun setja upp vefauglýsingar á þessu léni tengdum vörum og þjónustu nafni og vörumerki lénsins."

Niðurstaða

Samkvæmt grein 11.6 í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu ".is" eru eftirgreind skilyrði sett fyrir úrskurðarvaldi úrskurðarnefndar léna, að því er tekur til ágreinings um það hvort efnisreglur hafi verið brotnar við úthlutun léns:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu og vörumerki hafi verið skráð áður en léni var úthlutað og
  2. að sá sem lénið skráði hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins og
  3. að sá sem lénið skráði hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Upplýst er og óumdeilt í máli þessu að kærandi er eigandi að vörumerkinu "WINSTON". Var það skráð hér á landi 19. janúar 1957 eða löngu áður en lénið "winston.is" var skráð á nafn Markauglýsinga-Exanada hinn 24. janúar 2006. Skilyrði liðar i í grein 11.6 er því fullnægt. Af þeim sökum þarf að taka til úrlausnar hvort síðari tvö skilyrði málsgreinarinnar séu fyrir hendi, eins og málsatvikum er háttað.

Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir orðrétt:

"Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:

  1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
  2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum."

Hér er mælt fyrir um inntak vörumerkjaréttar. Þótt frá þessum víðtæka rétti vörumerkjahafa séu gerðar undantekningar í lögum nr. 45/1997 er það álit úrskurðarnefndar, með vísun til þessa réttar, að sá, sem fengið hefur skráð sams konar lén og orðmerki, er nýtur réttarverndar sem vörumerki, verði að sýna fram á að umrædd tvö skilyrði séu ekki fyrir hendi. Með öðrum orðum verði hann að færa sönnur á að hann hafi annaðhvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Vörumerki kæranda, "WINSTON", er vel þekkt og hefur það verið skráð og notað hér á landi um áratugaskeið. Fyrirsvarsmönnum Markauglýsinga-Exanada hlýtur að hafa verið kunnugt um eignarhald kæranda á vörumerkinu eða að minnsta kosti hefði verið auðvelt fyrir þá að ganga úr skugga um það, áður en sótt var um skráningu lénsins "winston.is". Átti þeim þannig að vera ljóst að þeir þyrftu að sýna fram á sérstakar ástæður fyrir rétti sínum til notkunar lénsins ef á reyndi gagnvart kæranda.

Með vísun til þessa, svo og þeirrar staðreyndar að fyrirsvarsmenn Markauglýsinga-Exanada hafa ekki neytt andmælaréttar síns fyrir úrskurðarnefnd, verður ekki talið að þeir hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins í skilningi liðar iii í grein 11.6 þegar það var skráð.

Meðal annars af hinum víðtæka rétti vörumerkjahafa leiðir að skýra ber áskilnað liðar ii í grein 11.6 um lögmæt not af léni á þann veg að sá, sem fær lén skráð til nota í atvinnustarfsemi, verði að hafa lögmæta hagsmuni af notkun sinni á því sem ekki ganga gegn lögvörðum hagsmunum eiganda að sams konar vörumerki. Með skírskotun til þeirrar yfirlýsingar, sem er að finna á léninu "winston.is" og tekin er orðrétt upp hér að framan, svo og þess að fyrirsvarsmenn Markauglýsinga-Exanada hafa ekki séð ástæðu til þess að andmæla hinni fram komnu kæru er það niðurstaða úrskurðarnefndar að ekki verði séð að fyrirtækið hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.

Samkvæmt framansögðu ber því að taka til greina þá kröfu kæranda að lénið "winston.is" verði umskráð á hann, að uppfylltum öðrum skilyrðum skráningar sem kveðið er á um í reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu ".is".

Grein 9.5 í þeim reglum er svohljóðandi: "Greiðsla skal fylgja öllum kærum til úrskurðarnefndarinnar, kærugjald. Kæra er ekki tekin til meðferðar fyrr en greiðsla á kærugjaldi liggur fyrir. Gjaldið er óafturkræft." Í upphafi greinar 9.4 segir ennfremur orðrétt: "Úrskurðarnefndin hefur einungis vald til að kveða á um umskráningu léns hjá ISNIC." Samkvæmt því brestur nefndina vald til þess að taka til greina þá kröfu kæranda að Markauglýsingum-Exanada verði gert að greiða kostnað vegna kærugjalds sem kærandi hefur þegar innt af hendi.

Úrskurðinn kváðu upp Eiríkur Tómasson, Guðmundur Ragnar Guðmundsson og Halldór Jónsson.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið "winston.is" á nafn kæranda, Japan Tobacco Inc., að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á léninu ".is". Sú krafa kæranda að Markauglýsingum-Exanada verði gert að greiða kostnað vegna kærugjalds er ekki tekin til greina.

Eiríkur Tómasson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson
Halldór Jónsson

Mál 1/2013

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 15. október 2013 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2013:

Málavextir og sjónarmið málsaðila

Með bréfi dagsettu 10. september 2013 kærði Árnason Faktor, f.h. Zoetis Products LLC, til úrskurðarnefndar ISNIC skráningu lénsins zoet.is. Er þess krafist að lénið verði umskráð á kæranda, Zoetis Products LLC.
Kærði, Pierre-Olivier Fluder, skráði lénið zoet.is 19. júlí 2013. Var kærða tilkynnt um kæruna og efni hennar með tölvupósti þann 16. september 2013 og honum veittur einnar viku frestur til að koma að andmælum. Kærði andmælti kröfum kæranda samdægurs með tölvupósti.
Í kæru er því lýst að kærandi sé eigandi vörumerkisins ZOETIS og eigi fjórar vörumerkjaskráningar hér á landi, þ.e. orðmerkið ZOETIS, sbr. skráningar nr. 484/2012 í flokkum 5 og 10, nr. 455/2012 í flokki 31 og nr. 454/2012 í flokki 44. Einnig eigi hann merkið skráð í lítillega stílfærðri útgáfu, sbr. skráningu nr. 820/2001. Fylgigögn með kærunni báru með sér að eigandi framangreindra vörumerkjaskráninga væri félagið Alpharma LLC. Með heimild í 37. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu aflaði úrskurðarnefnd gagna úr vörumerkjaskrá er sýna að framangeindar vörumerkjaskráningar voru umskráðar á nafn kæranda þann 2. júlí 2013.
Kærandi telur að kærði hafi með skráningu lénsins zoet.is brotið gegn reglum ISNIC um lénaskráningu. Kærði hafi skráð lén sem er eins og skrásett orðmerki hjá Einkaleyfastofu sem skráð var áður en lénið var skráð, hann hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins, enda sé það ekki í notkun og hafi verið boðið til sölu, og að hann hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.
Kærði andmælir því að hann hafi skráð lén sem er eins og skrásett orðmerki hjá Einkaleyfastofu. Orðmerkið hjá Einkaleyfastofu sé „Zoetis“, en lénsheiti hans sé „zoet“. Ótækt sé að líta á .is-endinguna sem hluta af lénsheitinu í þessu samhengi. Zoetis Products LLC hafi ekki sérstakan rétt á orðmyndinni „zoet“.

Niðurstaða

Ákvæði 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu kveður á um að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:
• Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
• Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
• Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Í þessu máli lýtur ágreiningur aðila að fyrst talda atriðinu. Hið skrásetta vörumerki kæranda er ZOETIS, en lénið sem krafist er að verði umskráð er zoet.is. Orðalag ákvæðis 1. tölul. 40. gr. reglna um lénaskráningu felur í sér afdráttarlausa kröfu um að lén sé eins og skrásett vörumerki. Ef höfuðlénið „is“ teldist hluti lénsins í þessu samhengi yrði ekki hjá því komist að líta jafnframt á punktinn, sem aðgreinir orðmyndina „zoet“ frá höfuðléninu, sem hluta lénsins. Þetta leiðir til þess að hið skrásetta vörumerki getur ekki talist hið sama og lénið sem um ræðir. Er því ekki unnt að líta svo á að fullnægt sé því skilyrði að lénið sem óskast umskráð sé eins og hið skrásetta vörumerki. Ber því að hafna kröfu kæranda um umskráningu lénsins.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, Tryggvi Þórhallsson og Guðmundur Ragnar Guðmundsson.

Úrskurðarorð:

Krafa Zoetis Products LLC, þess efnis að lénið zoet.is verði umskráð á félagið, er ekki tekin til greina.

Erla S. Árnadóttir, hrl.
Tryggvi Þórhallsson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson

Mál 1/2018

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 5. október 2018 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í máli nr. 1/2018:

Með bréfi dagsettu 15. maí 2018 kærði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. DKH Retail Ltd., til úrskurðarnefndar ISNIC skráningu lénsins superdry.is (hér eftir einnig nefnt „lénið“). Er þess krafist að lénið verði umskráð á kæranda.

Kærða, Arnarlandi ehf. sem er skráður rétthafi lénsins, var gefinn kostur á að koma athugasemdum á framfæri við bréf kæranda og er greinargerð kærða dagsett 21. ágúst 2018. Var kæranda veitt færi á að koma á framfæri athugasemdum við greinargerð kærða og eru þær dagsettar 28. ágúst 2018. Athugasemdir kærða við þær athugasemdir eru dagsettar sama dag.

Í kæru er tekið fram að kærandi sé eigandi vörumerkisins SUPERDRY á Íslandi. Vörumerkið auðkenni fatnað og aðra smásölumuni og sé þekkt á alþjóðavísu, yfir 500 verslanir séu reknar í yfir 40 löndum um allan heim sem selji fatnað og smásöluvöru undir vörumerkinu.

Úrskurðarnefnd hefur aflað upplýsinga hjá ISNIC um skráningar lénsins superdry.is og hefur jafnframt aflað upplýsinga frá Hlutafélagaskrá um fyrirsvarsmenn kærða og annarra félaga.

Lénið var fyrst skráð af SDR-Norway í september 2012 en skráning felld niður þann 14. nóv. 2013 vegna vangreiðslu á skráningargjöldum.

Lénið var skráð að nýju á nafn Okkar ehf. þann 18. nóvember 2014. Það var framselt á nafn SDR ehf. þann 6. október 2015 og aftur framselt þann 16. október 2017, þá til kærða. Samkvæmt upplýsingum hlutafélagaskrár, er úrskurðarnefnd hefur aflað, er sá einstaklingur er kemur fram fyrir hönd kærða í málinu stjórnarmaður í kærða og í félaginu Okkar ehf. en nafni þess félags var breytt þann 1. ágúst 2018 í Reykjavík okkar ehf.

Kærandi á þessar skráningar á vörumerkinu SUPERDRY á Íslandi:

  • V0079921 (orð- og myndmerki), skráð 16. júlí 2010 í flokk 14
  • V0079430 (orðmerki), skráð 20. júlí 2010 í flokk 9 og 14
  • V0080715 (orðmerki), skráð 23. september 2011 í flokk 3
  • V0096703 (orðmerki), skráð 31. janúar 2016 í flokka 3, 9, 14, 18 og 25.

Kærandi upplýsir að við skráningu lénsins superdry.is þann 18. nóvember 2014 hafi vörur auðkenndar með vörumerkinu SUPERDRY ekki verið til sölu í verslun á vegum kæranda hér á landi og kærandi hafi þá ekki átt í samningssambandi við neinn aðila á Íslandi. Nokkru síðar, eða í mars 2015, hafi þáverandi eigandi vörumerkisins, SuperGroup Europe SPRL, gert sérleyfissamning við íslenskan lögaðila, Okkar ehf., og verslanir undir vörumerkinu verið opnaðar í Reykjavík í kjölfarið. Sérleyfissamningnum hafi verið slitið þann 28. febrúar 2018.

Kærandi byggir á að öll þrjú skilyrði 40. gr. reglna ISNIC fyrir umskráningu lénsins superdry.is séu uppfyllt. Fyrir liggi að lénið sé eins og skráð orðmerki kæranda, orðmerkið hafi verið skráð allt frá árinu 2010 og gild skráning hafi verið til staðar þegar lénið hafi verið skráð í nóvember 2014.

Kærandi hafi aldrei haft lögmæta hagsmuni af skráningu lénsins. Þegar lénið hafi verið skráð hafi eigandi vörumerkisins ekki verið í samningssambandi við neinn á Íslandi, sérleyfissamningur hafi verið gerður við Okkar ehf. fimm mánuðum síðar. Kærði hafi ekki verið í góðri trú er hann skráði lénið í október 2014. Fyrir liggi að fyrirsvarsmaður kærða hafi verið vel kunnugur vörumerkinu SUPERDRY en hann hafi einnig verið fyrirsvarsmaður félagsins Okkar ehf. er varð nokkru síðar handhafi sérleyfissamnings við eiganda vörumerkisins. Kærandi telur að vegna inntaks verndar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki sé það kærða að sanna og sýna fram á að hann hafi annað hvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða að hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn þegar hann sótti um það.

Í greinargerð kærða kemur fram að hann hafi skráð lénið einu og hálfu ári áður en kærandi hafi skráð orðmerkið SUPERDRY hér landi í vöruflokki 25 fyrir fatnað. Kærði hafi verið í samningssambandi við kæranda þegar lénið hafi verið skráð. Í gildi hafi verið sérleyfissamningur milli kærða og SuperGroup PLC. Kærði hafi greitt skráningargjöld vegna lénsins og lagt út í kostnað við þróun á vefsíðu. Samningur milli kæranda og kærða hafi veitt kærða heimild til að nota vörumerki og önnur auðkenni kæranda. Við uppsögn samninganna hafi þessi heimild fallið niður. Uppsögnin hafi ekki náð til lénsins superdry.is.

Kærði kveður að skráning lénsins hafi verið í góðri trú og með samþykki SuperGroup PLC. Þann 14. nóvember 2014 hafi fyrirsvarsmaður kærða haft samband við aðaleiganda og forstjóra SuperGroup PLC. Daginn eftir hafi forstjóri og eigandi umboðsaðila SuperGroup PLC á Norðurlöndum haft samband við sig. Í kjölfarið hafi orðið samkomulag milli síðargreinds forstjóra og kærða um að kærði myndi skrá lénið. Hann hafi því skráð lénið í góðri trú í samstarfi við SuperGroup PLC. Kærandi hafi sýnt tómlæti með því að gera ekki tilkall til lénsins fyrr en kærandi hafi slitið samstarfi við kærða.

Kærandi bendir á varðandi framangreind sjónarmið kæranda að ósannað sé að kærði hafi til viðbótar við sérleyfissamninginn gert einhvers konar viðbótarsamning, sem hafi heimilað kærða skráningu lénsins, mánuðum áður en samningur hafi náðst um sérleyfi við annað félag, Okkar ehf. Sá aðili sem kærði nefni sem heimildarmann sinn hafi starfað hjá Supergroup Nordic & Baltics en uppsagnarbréf sérleyfissamnings stafi einnig frá því félagi.

Um framangreindar athugasemdir kæranda hefur kærði fært fram að rangt sé að SuperGroup PLC eða DKH Retail Ltd. hafi undirritað samning sem að hluta fylgdi athugasemdum kæranda til úrskurðarnefndar. Slíkur samningur hafi hins vegar verið handsalaður milli SDR ehf. og SuperGroup Nordics & Baltics AS um rekstur á verslun í Smáralind.

Niðurstaða

Ákvæði 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu kveður á um að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
  2. Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
  3. Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Upplýst er að kærandi er eigandi að vörumerkinu SUPERDRY sem skráð hafði verið hjá Einkaleyfastofu þegar lénið superdry.is var skráð af Okkar ehf. þann 18. nóvember 2014 en það var síðar framselt til SDR ehf. þann 6. október 2015 og til kærða þann 16. október 2017. Framangreindar reglur áskilja ekki skráningu í tiltekinn flokk vöru eða þjónustu. Skilyrði liðar i í grein 11.6. er því fullnægt. Verður nú tekið til úrlausnar hvort fullnægt sé skilyrðum er greind eru í liðum ii og iii.

Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir orðrétt:

"Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:
  1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
  2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum."

Hér er mælt fyrir um inntak vörumerkjaréttar. Þótt frá þessum víðtæka rétti vörumerkjahafa séu gerðar undantekningar í lögum nr. 45/1997 er það álit úrskurðarnefndar, með vísun til þessa réttar, að sá, sem fengið hefur skráð sams konar lén og orðmerki, er nýtur réttarverndar sem vörumerki, verði að sýna fram á að umrædd tvö skilyrði í liðum ii og iii í 40. grein reglna ISNIC séu ekki fyrir hendi. Með öðrum orðum verði hann að færa sönnur á að hann hafi annaðhvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Fyrir liggur að þann 13. nóvember 2014 sendi fyrirsvarsmaður kærða tölvupóst til manns sem kærði kveður að sé aðaleigandi og forstjóri félags sem virðist vera innan samstæðu kæranda, þ.e. SuperGroup PLC, en með erindi þessu falaðist fyrirsvarsmaður kærða eftir sérleyfissamningi er tæki til vörumerkisins SUPERDRY. Daginn eftir sendi rekstrarstjóri félagsins Superdry Nordic and Baltics A/S, sem sömuleiðis virðist vera innan samstæðunnar, tölvupóst til fyrirsvarsmanns kærða þar sem hann upplýsti að fyrir lægju nokkrar fyrirspurnir frá Íslandi og verið væri að vinna að upplýsingaöflun um þær. Af þessu er ljóst að þegar Okkar ehf. skráði lénið superdry.is þann 18. nóvember 2014 var fyrirsvarsmanni félagsins kunnugt um vörumerkið SUPERDRY og hafði beinlínis falast eftir samningi í þeim tilgangi að nýta réttindi er því fylgja. Engin gögn hafa verið lögð fram í málinu um að á þessum tíma hafi verið kominn á samningur sem heimilaði kærða, SDR ehf. eða Okkar ehf. að skrá lén sem innhélt vörumerkið eða nýta vörumerkjaréttindi til merkisins með öðrum hætti. Hefur kærða því ekki tekist sönnun um tilvist slíks samnings. Af þeim sökum gat fyrirsvarsmaður kærða ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar hann í nafni Okkar ehf. skráði það þann 18. nóvember 2014.

Ekki liggur fyrir í málinu undirritaður samningur um sérleyfi frá kæranda eða félögum innan sömu samstæðu við kærða eða Okkar ehf. Því liggur ekki fyrir hvort kærða eða Okkar ehf. var veitt heimild til að vera rétthafi lénsins. Óumdeilt er að þann 28. febrúar 2018 var ritað bréf í nafni kærða, SuperGroup Europe SPRL og SuperGroup Nordics and Baltics A/S til Okkar ehf., SDR ehf. og kærða. Í bréfinu er ótilgreindum sérleyfissamningum um verslun í Smáralind og svokallaða „pop up“ verslun á Laugavegi sagt upp og skyldi gildistíma samninganna ljúka þann 31. mars 2018. Í bréfinu var þess einnig krafist að léninu superdry.is yrði afsalað til bréfritara fyrir sama tíma. Af framangreindu verður ekki séð að kærði hafi haft lögmæta hagsmuni til notkunar lénsins, hvorki er lénið var skráð þann 18. nóvember 2014 né eftir að uppsögn sérleyfissamninganna tók gildi.

Með vísan til þess sem að framan greinir verður að telja að kærði hafi ekki sýnt fram á að hann hafi haft lögmæta hagsmuni af skráningu lénsins.

Af öllu framangreindu leiðir, sbr. 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu, að umskrá ber lénið superdry.is á nafn kæranda að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu „.is“.

Úrskurðarnefnd fékk mál þetta til meðferðar 29. ágúst 2018. Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, Ingimar Örn Jónsson og Tryggvi Þórhallsson.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið „superdry.is“ á nafn kæranda, DKH Retail Ltd., að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu „.is“.

Erla S. Árnadóttir
Ingimar Örn Jónsson
Tryggvi Þórhallsson

Mál 1/2019

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 13. febrúar 2020 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2019:

Með bréfi dags. 9. október 2019, kærði GH Sigurgeirsson Intellectual Property (GHIP), f.h. Chanel, til úrskurðarnefndar á vegum ISNIC skráningu á léninu chanel.is. Gerð er krafa um að lénið chanel.is verði umskráð á kæranda.

Málsgrundvöllur

Internet á Íslandi hf. (ISNIC) sér um skráningu léna undir landsléninu .is. Um skráningu léna og stjórnun landslénsins .is gilda reglur settar af ISNIC.

Í IX. kafla reglna ISNIC, sem gilda frá 17. janúar 2020, er fjallað um ágreiningsmál er varða skráningu léna. Fram kemur að á vegum ISNIC starfi sérstök úrskurðarnefnd sem skuli skera úr slíkum ágreiningsmálum, enda sé máli vísað til nefndarinnar er varðar skráningu .is léns. Nefndin hefur lögsögu til að úrskurða um lén sem skráð eru eða endurnýjuð hjá ISNIC skv. reglunum. Nefndin hefur einungis vald til þess að kveða á umskráningu léns hjá ISNIC.

Í 32. gr. reglnanna segir:

ISNIC skipar formann nefndarinnar til tveggja ára í senn og skal hann uppfylla
 hæfisskilyrði héraðsdómara. Formaður úrskurðar einn í málum nema hann telji
 eðli tiltekins máls og aðstæður að öðru leyti gefa sérstakt tilefni til að
 úrskurðarnefnd verði skipuð þremur nefndarmönnum við meðferð þess. Skal ISNIC
 þá skipa tvo nefndarmenn til viðbótar og skal annar þeirra hafa faglega
 kunnáttu á sviði samkeppnis- og vörumerkjamála og hinn á málefnasviði
 internetsins og tækni. Ritari nefndarinnar skal vera starfsmaður ISNIC. Ritari
 hefur ekki tillögurétt né heldur rétt til að hafa áhrif á störf nefndarinnar.

Skipaður formaður úrskurðarnefndar vék sæti í málinu og var undirritaður, Tryggvi Þórhallsson hdl., skipaður til þess að úrskurða í fyrirliggjandi máli. Að teknu tilliti til málsatvika verður ætlað að málið snúi að lénaskráningu í misneytingartilgangi (e. abusive domain registration). Eðli málsins og aðstæður gefa því ekki tilefni til þess að úrskurðarnefnd sé skipuð þremur nefndarmönnum við meðferð þess.

Með vísan til þessa er kveðinn upp svohljóðandi

úrskurður

í málinu nr. 1/2019: GHIP f.h. Chanel gegn X.

Málsatvik

Kærandi lýsir málsatvikum þannig að hann hafi fengið símtal frá aðila sem skráð hafði lénið chanel.is. Kærandi hafi þannig orðið þess var að lénið hafi verið skráð. Í símtalinu hafi verið upplýst að umrætt lén væri til sölu.

Fyrstu viðbrögð kæranda hafi verið þau að senda ábendingu um vafasama skráningu (e. bad registration) til ISNIC. Samkvæmt upplýsingum frá ISNIC hafi ábendingin leitt til þess að sá sem skráði lénið hafi uppfært skráninguna og að ISNIC hafi staðfest upplýsingar um skráningu sem réttar. Í svari ISNIC, sem lagt er fram í málinu, komi jafnframt fram að rétthafi skv. uppfærðri skráningu hafi neitað að afskrá lénið og sagt það „til sölu“.

Málsástæður kæranda

Kærandi byggir kröfu sína um umskráningu á léninu chanel.is á því að Chanel sé mjög þekkt fyrirtæki sem selji hágæðavörur um allan heim, m.a. á Íslandi. Kærandi hafi átt orðmerkið „CHANEL“ skráð á Íslandi í hartnær 50 ár en hið skráða lén sé nákvæmlega hið sama og orðmerkið.

Kærandi telur ljóst að skráður rétthafi lénsins chanel.is hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins. Engin tengsl séu milli rétthafa og lénsins og kæranda. Notkun lénsins tengist ekki löglegri sölu í góðri trú á netinu á vörum eða þjónustu undir merkinu CHANEL.

Þá hafi komið fram með óyggjandi hætti að tilgangur skráningarinnar hafi verið að hafa fé af kæranda með því að selja honum lénið.

Kærði hefur ekki þegið boð úrskurðarnefndar um að koma sjónarmiðum sínum eða gögnum sem mál þetta varða á framfæri við nefndina.

Niðurstaða

Í máli þessu reynir á hvort skráður rétthafi eigi réttmætt tilkall til ákveðins léns þrátt fyrir hagsmuni annars aðila sem tengjast léninu og notkun þess.

Um þetta gildir sú efnisregla, sem fram kemur í 40. gr. reglna ISNIC, að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Hugverkastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
  2. Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
  3. Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Um þriðja skilyrðið segir ennfremur í 40. gr.:

Lén verður ekki talið hafa verið skráð í góðri trú ef sannað þykir:

  1. að lén hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja, leigja eða veita öðrum aðila aðgang að léninu gegn gjaldi sem er sannanlega hærra en sem nemur kostnaði við skráningu og endurnýjun þess, eða
  2. að lén hafi verið skráð í þeim eina tilgangi að hindra samkeppnisaðila í að skrá það tiltekna lén.

Fyrir liggur að vörumerkið CHANEL hefur verið skráð sem orðmerki hjá Hugverkastofu frá 17. maí 1971, sbr. skráningu nr. 114/1971 (V0007376). Eigandi vörumerkisins er CHANEL, með heimilisfangið 135, avenue Charles de Gaulle, NEUILLY SUR SEINE, Frakklandi. Skilyrði 1. tölul. 40. gr. reglna um lénaskráningu verður því talið uppfyllt.

Ekkert í gögnum þessa máls bendir til að kærði hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins. Þá verður fallist á það með kæranda að lénið hafi sannanlega verið skráð í þeim tilgangi að selja það eiganda vörumerkisins. Skilyrði 2. og 3. tölul. ákvæðisins verða því jafnframt talin uppfyllt.

Samkvæmt þessu eiga öll atriði efnisreglu 40. gr. reglna ISNIC við í málinu. Lögmætir hagsmunir kæranda sem eiganda vörumerkisins CHANEL eru varðir af ákvæðinu og ganga framar tilkalli rétthafa til skráningar á léninu chanel.is. Ber samkvæmt framangreindu að fallast á kröfu kæranda um að lénið verði umskráð.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið chanel.is á nafn kæranda, Chanel, að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt gildandi reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu .is.

Reykjavík, 13. febrúar 2020

Tryggvi Þórhallsson

Mál 2/2019

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 13. júní 2020 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 2/2019:

Með bréfi dags. 16. október 2019, kærði BPM Legal f.h. Bayer AG til úrskurðarnefndar á vegum ISNIC skráningu á léninu bayer.is. Gerð er krafa um að lénið bayer.is verði umskráð á kæranda.

Málsgrundvöllur

Internet á Íslandi hf. (ISNIC) sér um skráningu léna undir landsléninu .is. Um skráningu léna og stjórnun landslénsins .is gilda reglur settar af ISNIC.

Í IX. kafla reglna ISNIC, sem gilda frá 17. janúar 2020, er fjallað um ágreiningsmál er varða skráningu léna. Fram kemur að á vegum ISNIC starfi sérstök úrskurðarnefnd sem skuli skera úr slíkum ágreiningsmálum, enda sé máli vísað til nefndarinnar er varðar skráningu .is léns. Nefndin hefur lögsögu til að úrskurða um lén sem skráð eru eða endurnýjuð hjá ISNIC skv. reglunum. Nefndin hefur einungis vald til þess að kveða á umskráningu léns hjá ISNIC.

Í 32. gr. reglnanna segir:

ISNIC skipar formann nefndarinnar til tveggja ára í senn og skal hann uppfylla
 hæfisskilyrði héraðsdómara. Formaður úrskurðar einn í málum nema hann telji
 eðli tiltekins máls og aðstæður að öðru leyti gefa sérstakt tilefni til að
 úrskurðarnefnd verði skipuð þremur nefndarmönnum við meðferð þess. Skal ISNIC
 þá skipa tvo nefndarmenn til viðbótar og skal annar þeirra hafa faglega
 kunnáttu á sviði samkeppnis- og vörumerkjamála og hinn á málefnasviði
 internetsins og tækni. Ritari nefndarinnar skal vera starfsmaður ISNIC. Ritari
 hefur ekki tillögurétt né heldur rétt til að hafa áhrif á störf nefndarinnar.

Skipaður formaður úrskurðarnefndar vék sæti í málinu og var undirritaður, Tryggvi Þórhallsson hdl., skipaður til þess að úrskurða í fyrirliggjandi máli. Að teknu tilliti til málsatvika verður ætlað að málið snúi að lénaskráningu í misneytingartilgangi (e. abusive domain registration). Eðli málsins og aðstæður gefa því ekki tilefni til þess að úrskurðarnefnd sé skipuð þremur nefndarmönnum við meðferð þess.

Með vísan til þessa er kveðinn upp svohljóðandi

úrskurður

í málinu nr. 2/2019: BPM Legal f.h. Bayer AG gegn X.

Málsatvik

Kærandi lýsir málsatvikum þannig að lénið bayer.is hafi verið skráð þann 21. apríl 2019. Lénið hafi verið notað í tengslum við vefsvæði sem m.a. hafi að geyma tilvísanir til kæranda og framleiðsluvara hans. Lénið hafi einnig verið boðið til sölu fyrir EUR 9.999,- á velþekktri vefsíðu sem miðli lénaskráningum (www.sedo.com).

Skráður rétthafi hafi ennfremur sett sig í beint samband við kæranda með tölvupósti dags. 29. apríl 2019, skömmu eftir skráningu lénsins, í því skyni að selja kæranda umrætt lén.

Málsástæður kæranda

Kærandi byggir kröfu sína um umskráningu á léninu bayer.is á því að Bayer AG sé eigandi u.þ.b. 700 skráninga og umsókna á heimsvísu um orðmerkið „BAYER“. Kærandi hafi skráð orðmerkið „BAYER“ á Íslandi en orðmyndin í hinu skráða léni sé nákvæmlega hin sama og orðmerkið.

Kærandi telur að skráður rétthafi lénsins bayer.is hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins. Kærandi hafi ekki veitt rétthafa lénsins nein umráð yfir vörumerkjum sínum, né heimilað honum að nýta heiti sitt í kynningum á vefnum.

Þá liggi fyrir að rétthafi lénsins hafi ekki verið í góðri trú þegar það var skráð. Vörumerki kæranda, BAYER, sé afar áberandi og þekkt og margvísleg viðskiptavild tengist því. Framganga rétthafa yfir léninu sýni með óyggjandi hætti að tilgangur hans með skráningunni hafi verið að selja lénið fyrir gjald að fjárhæð EUR 9.999,- sem sé sannanlega hærra en sem nemur kostnaði við skráningu og endurnýjun þess.

Kærði hefur ekki þegið boð úrskurðarnefndar um að koma sjónarmiðum sínum eða gögnum sem mál þetta varða á framfæri við nefndina.

Niðurstaða

Í máli þessu reynir á hvort skráður rétthafi eigi réttmætt tilkall til ákveðins léns þrátt fyrir hagsmuni annars aðila sem tengjast léninu og notkun þess.

Um þetta gildir sú efnisregla, sem fram kemur í 40. gr. reglna ISNIC, að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Hugverkastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
  2. Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
  3. Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Um þriðja skilyrðið segir ennfremur í 40. gr.:

Lén verður ekki talið hafa verið skráð í góðri trú ef sannað þykir:

  1. að lén hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja, leigja eða veita öðrum aðila aðgang að léninu gegn gjaldi sem er sannanlega hærra en sem nemur kostnaði við skráningu og endurnýjun þess, eða
  2. að lén hafi verið skráð í þeim eina tilgangi að hindra samkeppnisaðila í að skrá það tiltekna lén.

Fyrir liggur að vörumerkið BAYER hefur verið skráð sem orðmerki hjá Hugverkastofu, sbr. m.a. skráningu nr. 350/1965 dags. 30. desember 1965 sem byggði á umsókn nr. 196/1965 dags. 27. ágúst 1965 (V0005237). Eigandi vörumerkisins er Bayer Aktiengesellschaft, með heimilisfang í Leverkusen, Þýskalandi. Skilyrði 1. tölul. 40. gr. reglna um lénaskráningu verður því talið uppfyllt.

Ekkert í gögnum þessa máls bendir til að kærði hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins. Þá verður fallist á það með kæranda að lénið hafi sannanlega verið skráð í þeim tilgangi að selja það eiganda vörumerkisins. Skilyrði 2. og 3. tölul. ákvæðisins verða því jafnframt talin uppfyllt.

Samkvæmt þessu eiga öll atriði efnisreglu 40. gr. reglna ISNIC við í málinu. Lögmætir hagsmunir kæranda sem eiganda vörumerkisins BAYER eru varðir af ákvæðinu og ganga framar tilkalli rétthafa til skráningar lénsins bayer.is. Ber samkvæmt framangreindu að fallast á kröfu kæranda um að lénið verði umskráð.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið bayer.is á nafn kæranda, Bayer AG, að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt gildandi reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu .is.

Reykjavík, 13. febrúar 2020

Tryggvi Þórhallsson

Skildu eftir skilaboð og við munum hafa samband næsta virka dag.
1+3:

Skilaboð móttekin